Tribunale di Primo Grado: il mattoncino Lego non è registrabile come marchio comunitario

Le norme sul marchio comunitario consentono la registrazione come marchio della forma dei prodotti o del loro confezionamento. Tuttavia l’art. 7, n. 1, lett. e), ii) del Regolamento sul marchio comunitario esclude dalla registrazione i segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Nel 1999 la Lego aveva ottenuto una registrazione comunitaria per un mattoncino giocattolo riguardante prodotti rientranti nelle classi 9 e 28. Nel 2004 l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (UAMI) aveva dichiarato la nullità di tale registrazione, limitatamente ai «giochi di costruzione» appartenenti alla classe 28, in considerazione del fatto che il marchio in questione risultava costituito esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico.

La Lego aveva presentato ricorso dinanzi la Commissione di Ricorso Allargata dell’UAMI (la Commissione), sostenendo che il marchio in questione aveva acquisito carattere distintivo e che esso comprendeva degli elementi, quali il colore, non necessari per ottenere un risultato tecnico. Nel 2006 la Commissione aveva respinto il ricorso, affermando che né il carattere distintivo acquisito, né elementi arbitrari minori quali il colore possono rappresentare un ostacolo all’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii).

La Lego aveva proposto ricorso dinanzi il Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee (il Tribunale) sostenendo che la decisione della Commissione era viziata essenzialmente da due errori:

• la erronea interpretazione l’art. 7, n. 1, lett. e), ii) la cui formulazione, secondo la ricorrente, non è intesa a sottrarre dalla registrazione come marchio le forme funzionali di per sé, ma soltanto i segni costituiti «esclusivamente» dalla forma dei prodotti «necessaria» per ottenere un risultato tecnico; quindi l’esclusione non riguarda quelle forme che presentino anche caratteristiche non funzionali, e il cui aspetto esterno possa essere modificato senza che esse perdano la loro funzionalità;
• la mancata identificazione delle caratteristiche essenziali della forma in questione, nonché la erronea valutazione del loro carattere funzionale.

Con sentenza del 12 novembre 2008 nella causa T-270/06, il Tribunale ha respinto il ricorso della Lego con le seguenti motivazioni:

• secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, l’aggiunta di caratteristiche non essenziali e prive di una funzione tecnica non sottrae una forma all’impedimento assoluto di registrazione di cui all’art. 7, n. 1, lett. e), ii), se tutte le caratteristiche essenziali della forma svolgono tale funzione. La Commissione ha dunque correttamente svolto l’analisi della funzionalità della forma in questione in relazione alle caratteristiche che riteneva essenziali. Si deve quindi constatare che essa ha correttamente interpretato il termine «esclusivamente». Affinché una forma sia considerata “necessaria” ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. e), ii), è sufficiente che gli elementi essenziali della forma presentino le caratteristiche tecnicamente causali e sufficienti al conseguimento del risultato tecnico prefissato, in modo tale che esse siano riconducibili al risultato tecnico. Ne deriva che la Commissione non ha errato nel ritenere che il termine «necessaria» significhi che la forma è richiesta per ottenere un risultato tecnico, anche se quest’ultimo può essere ottenuto attraverso l’utilizzo di altre forme;
• la Commissione ha correttamente identificato tutte le caratteristiche essenziali della forma in questione, e le sue conclusioni sulla loro funzionalità delle caratteristiche essenziali sono fondate.

La Lego probabilmente proporrà un nuovo ricorso dinanzi la Corte di Giustizia Europea.

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