MARCHI REGISTRATI NEGLI USA: RISCHIO DI NULLITÀ PER “FRODE ALLA LEGGE”
Qualche anno fa, in particolare nel 2003, la Commissione dei Ricorsi in materia di marchi degli Stati Uniti aveva affermato che una registrazione di marchio può essere cancellata - e dichiarata nulla ab origine - per “frode alla legge” qualora il titolare abbia dichiarato di utilizzare il marchio su una serie di prodotti quando ciò non corrisponde al vero.
Proprio per questo motivo, al momento del deposito della dichiarazione d’uso e/o dell'Affidavit, chiediamo di cancellare dalla lista dei prodotti originariamente tutelati dalla registrazione di marchio quelli per i quali non è possibile provare l’uso negli Stati Uniti.
Il principio della nullità della registrazione di marchio per frode alla legge in caso di dichiarazione non veritiera è confermato da numerose sentenze successive a quella sopra citata. In particolare, l'Ufficio marchi statunitense ha recentissimamente cancellato, su istanza di un terzo, una registrazione di marchio di un'importante azienda vinicola italiana, nonostante che tale società abbia tentato di difendersi sostenendo tra l'altro di non aver capito fino in fondo le conseguenze del deposito di una dichiarazione non completamente veritiera. Nello specifico, l'azienda in questione aveva dichiarato di usare il proprio marchio anche per "liquori", mentre in realtà aveva solo pubblicizzato tali prodotti negli USA.
La nullità per frode è stata negli ultimi anni diffusamente utilizzata quale strumento di difesa in caso di opposizioni e cause. Infatti, chi viene attaccato sulla base di una registrazione di marchio americana solleva ormai quasi automaticamente un’eccezione di nullità di tale registrazione per frode, contando sul fatto che il titolare non riesca a provare l’uso per ogni singolo prodotto rivendicato nella registrazione.
È dunque sicuramente necessario verificare se il Vostro marchio sia attualmente in uso negli Stati Uniti per tutti i prodotti per i quali è tutelato. Inoltre, qualora non sia possibile o sia estremamente difficoltoso provare l’uso del proprio marchio su tutti i prodotti rivendicati, al fine di evitare il rischio di una cancellazione ab origine, è senz’altro suggeribile depositare una nuova domanda di registrazione quantomeno per i Vostri marchi principali nelle principali classi di interesse, limitando la tutela ai prodotti per i quali il marchio è attualmente in uso.
